Подання заявки на реєстрацію торговельної марки — це лише перший крок у процедурі, результат якої не гарантований. Значна частка заявок в Україні отримує попередню відмову на етапі кваліфікаційної експертизи або заперечення від третіх осіб уже після публікації. У більшості випадків цього можна було уникнути, якби заявник знав про типові підстави відмови ще до подання документів.

Найпоширеніша причина відмови — тотожність або схожість заявленого позначення з уже зареєстрованою чи раніше заявленою торговельною маркою в тому самому або спорідненому класі товарів. Багато заявників покладаються на власне враження «назва звучить по-іншому», не проводячи формального пошуку в реєстрі. Відомство ж оцінює схожість не лише за звучанням, а й за візуальним сприйняттям та смисловим навантаженням — тому навіть позначення з різним написанням може бути визнане схожим до ступеня змішування.

Друга поширена підстава — описовість позначення. Закон не дозволяє реєструвати як торговельну марку слова чи словосполучення, які просто описують вид, якість, кількість або призначення товару. Наприклад, спроба зареєструвати назву на кшталт «Швидка доставка» для кур'єрської служби з високою ймовірністю отримає відмову — таке позначення вважається таким, що не має розрізняльної здатності, і не може належати виключно одній компанії.

Третя причина — оманливість позначення щодо властивостей чи походження товару. Якщо назва бренду створює у споживача хибне враження про склад продукту, місце виробництва чи інші суттєві характеристики, у реєстрації буде відмовлено незалежно від того, чи заявник мав намір ввести споживача в оману. Це особливо актуально для назв, що містять географічні вказівки чи натяки на певну якість чи сертифікацію товару.

Четверта підстава — позначення, тотожні або схожі з добре відомими торговельними марками, навіть якщо вони не зареєстровані в Україні для того самого класу товарів. Використання популярної міжнародної назви чи логотипу, навіть у зміненому вигляді, для товарів іншої категорії, все одно може стати підставою для відмови або подальшого оскарження, якщо власник добре відомого знака доведе спробу отримати вигоду з його репутації.

П'ята причина, специфічна саме для практики українського відомства, — неправильно або не точно сформульований перелік товарів і послуг. Занадто загальні формулювання класів можуть викликати запит на уточнення, а надто вузькі — залишити частину діяльності компанії незахищеною. Обидві ситуації затягують процедуру: перша вимагає додаткового листування з експертизою, друга — подання нової заявки для розширення захисту в майбутньому.

Окремо варто згадати про заперечення третіх осіб, що подаються вже після публікації заявки, а не на етапі експертизи відомством. Власник раніше зареєстрованої схожої марки має право подати заперечення протягом встановленого строку, і навіть формально коректна заявка може зіткнутися з таким запереченням, якщо попередній пошук на конфлікти був проведений поверхово.

Практичний спосіб мінімізувати ризик відмови — комплексний пошук на тотожність і схожість перед поданням заявки, який враховує не лише точні збіги, а й фонетичну, візуальну та смислову схожість із чинними реєстраціями. Такий пошук також дозволяє заздалегідь оцінити, чи варто коригувати саме позначення, розширювати або звужувати перелік класів, або обирати альтернативну назву ще до офіційного подання, коли зміни коштують значно дешевше.

Якщо відмова вже отримана, це не завжди означає кінець процесу. Рішення експертизи можна оскаржити в Апеляційній палаті, надавши додаткові аргументи чи докази розрізняльної здатності позначення, набутої через тривале використання на ринку. Строки та порядок оскарження чітко регламентовані, і пропуск встановленого строку унеможливлює подальший захист позиції заявника в адміністративному порядку.

Варто також враховувати, що вартість виправлення помилки на етапі експертизи чи оскарження заперечення завжди вища за вартість якісної підготовки заявки із самого початку. Додаткове листування з відомством, підготовка аргументованої відповіді на попередню відмову чи представництво в Апеляційній палаті вимагають значно більше часу і ресурсів, ніж повноцінний пошук на конфлікти і коректне формулювання переліку товарів до першого подання.

Значна частина відмов у реєстрації торговельної марки в Україні є результатом помилок, яких можна було уникнути ще на етапі підготовки заявки. Кваліфікований юрист з реєстрації торговельної марки проводить повний пошук на конфлікти, коректно формулює перелік товарів і послуг та супроводжує заявку на кожному етапі — від подання до отримання свідоцтва, знижуючи ризик відмови до мінімуму.